Consigli pratici sulla redazione dei contratti nel trasferimento tecnologico diretto alla commercializzazione dei prodotti

Quando si parla di “trasferimento tecnologico” si fa riferimento a quei rapporti che prevedono il trasferimento di un ampio e variegato patrimonio di conoscenze e abilità operative, di tipo tecnologico, commerciale, finanziario e strategico (e quindi anche le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un’impresa, come quelle relative a clienti, fornitori, piani aziendali, ricerche e strategie di mercato etc.). Questo “patrimonio di conoscenze e abilità operative” è definito generalmente con il termine universale di “know-how”.

In buona sostanza, come meglio chiarito in un nostro precedente contributo "Il trasferimento tecnologico come fattore di sviluppo portatore di valore. Le Linee guida dalla ricerca all’impresa di MUR e MDS", il trasferimento tecnologico produce l’effetto di mettere a disposizione di un operatore economico un know-how di cui esso non dispone.  

Tale trasferimento può essere finalizzato alla progettazione, realizzazione e successiva commercializzazione di un dato prodotto.

I rapporti di questo tipo, proprio in considerazione dell’ampio ventaglio di attività che richiedono per la loro esecuzione, vengono spesso inquadrati in contratti quadro c.d. di “Partnership commerciale” volti a regolare, non solo il trasferimento tecnologico in sé, ma anche gli altri aspetti relativi al rapporto in questione, come le fasi di progettazione, realizzazione e commercializzazione del prodotto. Nella prassi commerciale però si registra la tendenza degli operatori economici a concentrare gli accordi contrattuali sugli effetti economici ed imminenti del trasferimento tecnologico, così tralasciando, sottovalutando o comunque rinviando aspetti del rapporto complessivo solo all’apparenza meno importanti e che, al contrario, dovrebbero formare oggetto di immediato accordo.

Senza pretesa di esaustività, rinviando ad un nostro precedente contributo maggiormente focalizzato sugli aspetti della proprietà industriale ed intellettuale "L’importanza di regolare gli aspetti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale in vista del trasferimento tecnologico", si riassumono di seguito alcuni spunti che abbiamo potuto rinvenire nella redazione di questi particolari contratti quadro.

1. Trasferimento tecnologico

In primo luogo, le parti, al fine di procedere correttamente con il trasferimento tecnologico, dovranno individuare dettagliatamente nel contratto quale know-how ritengono necessario per progettare, realizzare e commercializzare il prodotto concordato.

Il suggerimento è quello di essere il più precisi possibili, andando ad indicare tutti i documenti e le informazioni che formeranno oggetto di trasferimento tecnologico. Una corretta e precisa individuazione del know-how potrà contribuire ad evitare:

• di avviare una partnership che poi risulterà inevitabilmente inefficace quando ci si accorgerà della mancanza del know-how richiesto per progettare/realizzare/commercializzare il prodotto (es. le parti concordano sul trasferimento del know-how, ma nel corso del contratto si apprende che alla parte trasferente manchi la conoscenza sull’utilizzo di una macchina che avrebbe dovuto essere utilizzata per realizzare il prodotto concordato);
• l’insorgere di contestazioni sulle informazioni e/o documenti che il contratto consente di trasferire (es. la parte trasferente si rifiuta di trasmettere delle informazioni perché non le ritiene rientranti nel know-how trasferito) o sull’effettivo know-how vantato dalle parti al momento della conclusione del contratto (es. la parte trasferente utilizza il know-how concesso in licenza per la produzione di un altro prodotto concorrente, sostenendo che quelle conoscenze erano già in suo possesso al momento della conclusione del contratto).

In aggiunta o in alternativa, se del caso, si potrà pure indicare nel contratto lo scopo al quale è finalizzato il trasferimento tecnologico attraverso una clausola più generica che faccia rientrare nel know-how tutte le conoscenze necessarie per la commercializzazione del prodotto. Ciò per quanto potrebbe indubbiamente favorire la parte che dovrà commercializzare il prodotto, non garantisce tuttavia l’esistenza di un chiaro accordo sull’oggetto del trasferimento tecnologico.

In secondo luogo, le clausole sul trasferimento tecnologico dovranno essere redatte in conformità alle disposizioni di legge che tutelano il “segreto industriale” e la “libera concorrenza” nel mercato europeo. Tra le disposizioni applicabili, in particolare, richiamiamo:

• la “Direttiva (UE) 2016/943 del parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti” e il relativo Decreto legislativo attuativo n. 63 del 11 maggio 2018 intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti”
• la disciplina dell’ 2958 del codice civile in materia di “Atti di concorrenza sleale” e la Legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, oltre che l’art. 101 e 102 TFUE e il Regolamento 139/2004 sul corretto funzionamento del mercato europeo.

La verifica di conformità dei contratti è necessaria per evitare che:

• alcune clausole contrattuali vengano dichiarate nulle e, quindi, prive di effetti (es. nullità comminata dall’art. 2956 per i patti limitativi della concorrenza superiori al limite massimo dei cinque anni);
• l’irrogazione di sanzioni amministrative (es. irrogazione sanzioni da parte dell’Antitrust per violazione della concorrenza) o di azioni di risarcimento danni per concorrenza sleale (es. azione di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali promossa dalla controparte per violazione dell’art. 2958 c.c.)

2. Tipologia di trasferimento tecnologico

Come meglio descritto in un nostro precedente contributo "Il contratto di trasferimento di tecnologia: cessione o licenza d’uso?", il trasferimento tecnologico può avvenire attraverso un contratto di cessione o di licenza.  

In estrema sintesi:

• con la cessione del know-how il cedente si priva della titolarità del proprio patrimonio industriale a favore del cessionario, attribuendo solo a quest’ultimo il diritto di utilizzarlo.
• con il contratto di licenza di know-how, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto, più o meno ampio (si rammenta, infatti, che la licenza può avere ad oggetto anche alcuni diritti di sfruttamento economico), di sfruttamento economico temporaneo, conservandone la titolarità e potendo continuare a sfruttarlo in concomitanza con il licenziatario.

Le parti potranno optare per l’una o per l’altra soluzione contrattuale, a seconda dei rispettivi interessi nella commercializzazione del bene/servizio. In ogni caso, a prescindere dalla scelta contrattuale, le parti dovranno regolare il trasferimento tecnologico specificando se del caso:

• la necessità di fornire corsi di formazione e/o assistenza tecnica finalizzati all’uso del know-how trasferito, specificando se del caso tempi e modalità di esercizio;
• l’uso che le parti potranno fare del know-how durante e dopo l’esecuzione del contratto.

3. Individuazione del prodotto

Dopo aver disciplinato gli aspetti relativi al trasferimento tecnologico, il contratto dovrà individuare il prodotto che le parti hanno inteso concordare in modo molto preciso e dettagliato. In particolare, occorrerà che il contratto contenga le caratteristiche sia tecniche che commerciali del prodotto per evitare che si possano generare contestazioni sulla corretta tipologia e destinazione d’uso del prodotto (es. una parte del contratto ritiene che il prodotto avrebbe dovuto presentare una destinazione d’uso cosmetica ai sensi del Regolamento UE 1223/2009; mentre l’altra parte ritiene che la destinazione d’uso concordata era di tipo medicale ai sensi del Regolamento UE 2017/745)

4. Ruoli e responsabilità nella progettazione e realizzazione del prototipo di prodotto

Altri aspetti che il contratto di trasferimento dovrà necessariamente regolare sono le fasi della progettazione, realizzazione e commercializzazione del prodotto. In particolare, le clausole riguardanti le fasi di progettazione/realizzazione del prodotto dovranno riguardare:

• I requisiti di qualità (es. l’osservanza di determinate norme ISO) e di conformità alla normativa applicabile per la commercializzazione del prodotto (es. l’osservanza ai requisiti di sicurezza e prestazione previsti per la commercializzazione dei dispositivi medici dal Regolamento UE 2017/745) e relative conseguenze in caso di violazione;
• Eventuali ritardi nella progettazione/realizzazione del prototipo di prodotto;
• Eventuale riparto di responsabilità e delle attività necessarie per la progettazione/realizzazione del prototipo di prodotto.

5. Ruoli e responsabilità nella commercializzazione del prodotto

Dopo aver definito le fasi di progettazione/realizzazione de prototipo di prodotto, le parti dovranno inserire nel contratto anche tutti gli aspetti commerciali correlati al prodotto. Tra tali aspetti che devono necessariamente essere indicati si richiamano i seguenti:

• il ruolo e le responsabilità che le parti assumeranno ai sensi delle normative applicabili alla commercializzazione del prodotto, anche per adeguare il testo contrattuale alle regole future che troveranno applicazione (es. le parti potrebbero sottovalutare che il prodotto è sottoposto ad una disciplina di circolazione molto particolare che attribuisce ad una delle parti maggiori e più gravosi oneri e responsabilità non valutate al momento della stipula del contratto);
• titolarità e gestione del marchio commerciale sul prodotto;
• eventuale titolarità e gestione dei diritti di sfruttamento economico del prodotto, qualora quest’ultimo sia coperto dalla tutela del diritto d’autore (es. Software) o dalla tutela brevettuale (es. prodotto innovativo di intelligenza artificiale);
• condizioni di fornitura.
• gestione ed eventuali limiti alle attività informative e promozionali relative al prodotto (;
• attività di sorveglianza post-commerciale del prodotto (es. monitoraggio sulla sicurezza del prodotto durante l’uso da parte degli utilizzatori)
• gestione eventuali azioni correttive (es. azioni di richiamo e ritiro del prodotto).

Il rischio di non inserire queste clausole è quello di rendere vano e incerto l’investimento sostenuto per sviluppare una partnership commerciale che era chiaro sin dall’inizio che mai avrebbe potuto portare al vantaggio commerciale perseguito. 

6. Informazioni confidenziali

Occorrerà poi valutare in ottica previsionale quali informazioni le parti non intendano fornire in quanto ritenute confidenziali e/o strategiche. È dunque necessario che le parti individuino sin da subito quali informazioni siano indispensabili per l’esecuzione del contratto, tanto nella fase di trasferimento tecnologico, quanto nella fase di progettazione/realizzazione/commercializzazione del prodotto.

Peraltro, detta verifica dovrà essere svolta alla luce della normativa applicabile per la commercializzazione del prodotto al fine di evitare che la parte sulla quale potrebbe gravare un obbligo legislativo sia impossibilita ad adempiervi a causa del rifiuto dell’altra parte di fornire informazioni che considera confidenziali (es. alcune norme di legge richiedono al fabbricante del prodotto di fornire alle autorità competenti delle informazioni che potrebbero essere nella disponibilità esclusiva della controparte).

Le informazioni normalmente considerate “confidenziali” dagli operatori economici in questa specifica tipologia di rapporti commerciali possono riguardare, tra l’altro, i seguenti aspetti:

• Il know-how trasferito;
• Le garanzie dei sistemi di produzione e qualità delle parti;
• Le modalità e le attrezzature necessarie per la realizzazione del prodotto;
• Le caratteristiche progettuali e tecniche del prodotto;
• I diritti di proprietà intellettuale correlati al prodotto;
• Le informazioni relative ai partner commerciali che partecipano indirettamente alla partnership (fornitori e distributori)

7. Il Corrispettivo e la ripartizione delle spese

Un profilo fondamentale è ovviamente quello che riguarda gli aspetti economici della partnership, i quali includono:

• il vantaggio economico complessivo spettante alle parti (es. royalties, compensi, ricavi di vendita ecc.)
• le spese necessarie per portare a termine la partnership (costi di progettazioni, realizzazione e/o commercializzazione del prodotto)

Il suggerimento in questi casi è quello di invertire il ragionamento a cui non condivisibilmente sono soliti fare ricorso alcuni operatori economici che pretenderebbe determinare gli aspetti economici prima ancora che regolare l’assetto del rapporto tra le parti.  È infatti nostra opinione che solo una valutazione complessiva dei profili giuridici riguardanti l’accordo potrà condurre le parti a raggiungere il miglior compromesso economico ed evitare l’insorgere di futuri e indesiderati contenziosi.

8. La durata e il recesso

Le partnership di questo tipo sono composte da più fasi tra loro che consentono di pervenire al risultato finale solo dopo aver superato tutti gli step preliminari richiesti. Si suggerisce di applicare una durata specifica e diversa per ciascuna fase costituente la partnership, in ragione della suddivisione del rapporto in plurimi schemi contrattuali (tra i quali indichiamo: contratti di cessione/licenza know-how e diritti di autore/brevetto, appalto, fornitura/distribuzione di prodotto e di servizi).

Molto complicata infine sarà la regolazione delle clausole di recesso (se previste), le quali, in ragione della composizione in più fasi della partnership, dovranno essere ideate e redatte per fasi e in modo tale da disciplinare chiaramente e senza equivoci gli effetti che scaturirebbero da una chiusura anticipata del contratto (es. si pensi ad un recesso in fase di progettazione e alla necessità di regolare le conseguenze patrimoniali di una tale decisione).

In conclusione, al fine di instaurare una partnership proficua ed evitare contenziosi è’ auspicabile che tutti i punti illustrati siano sempre attentamente considerati dagli operatori economici che intendano progettare, realizzare e commercializzare un prodotto per il tramite di un trasferimento tecnologico.