Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: il nuovo procedimento di nullità e decadenza dei marchi

Con Decreto 19 luglio 2022, n. 180, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha introdotto a partire dal 29 dicembre 2022, il nuovo procedimento di nullità e decadenza dei marchi.

Il Decreto ha apportato una modifica al Codice della proprietà industriale (CPI) (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) introducendo gli articoli da 63-bis a 63-terdecies che disciplinano la procedura che i soggetti interessati sono tenuti a seguire nel caso in cui intendano agire per l’accertamento della nullità e/o decadenza di un marchio d’impresa registrato in corso di validità.

Quali sono le novità?

La novità più rilevante consiste nella possibilità, riconosciuta ai soggetti identificati come “interessati” ai sensi dell’art. 184-ter del CPI, di scegliere a quale autorità rivolgersi per avviare l’accertamento della nullità e/o decadenza di un marchio registrato in corso di validità.

I soggetti qualificati come interessati, potranno infatti avviare un procedimento dinanzi a:

1. autorità giudiziaria italiana (Tribunale), che ha rappresentato per anni l’unica possibilità;
2. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), per intraprendere il nuovo procedimento amministrativo.

Cosa deve contenere l’istanza?

L’istanza rivolta a UIBM dovrà indicare ai sensi del nuovo art. 63-bis:

• l’identificazione dell’istante o del rappresentante
• l’identificazione della registrazione del marchio
• i motivi su cui si basa l’istanza di decadenza e/o di nullità
• la firma dell’istante o del suo rappresentante.

Le fasi del procedimento

Il nuovo procedimento dinanzi a UIBM presenta notevoli vantaggi dal punto di vista della rapidità nella trattazione, consentendo una tutela in tempi brevi, oltre che in termini economici, grazie al contributo fisso richiesto per l’avvio del giudizio pari ad € 500,00.

La procedura amministrativa di decadenza e/o nullità si articola in diverse fasi, che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

1. deposito dell’istanza di decadenza o nullità con modalità telematica o cartacea (art. 63-ter)
2. l’Ufficio procede all’esame della ricevibilità e ammissibilità dell’istanza (art. 63-quater)
3. l’Ufficio comunica poi alle parti l’avvio del procedimento e la relativa possibilità di raggiungere un accordo di conciliazione entro 2 mesi. In caso di mancato accordo, il titolare del marchio contestato potrà depositare entro 60 giorni le proprie deduzioni (art. 63-quinquies)
4. eventuale richiesta di prova d’uso del marchio (art. 63-septies) e assegnazione al richiedente il termine di 60 giorni per il deposito delle repliche (art. 63-quinquies co.3)
5. apertura della fase di merito (art. 64-sexies)
6. l’UIBM emetterà la decisione entro 24 mesi dal deposito dell’istanza, salvo i periodi di sospensione (art. 63-decies).

Quali sono i presupposti per richiedere la nullità e/o la decadenza dei marchi?

L’istanza di decadenza del marchio potrà essere proposta ai sensi dell’art. 184-bis comma 2 CPI nei seguenti casi:

• inattività del titolare del marchio o il prodotto/servizio ha perso la sua capacità distintiva (art. 13 co.4)
• il marchio è idoneo ad indurre in inganno il pubblico, circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi (art. 14 co. 2 lett. a)
• mancanza di uso effettivo del marchio da parte del titolare entro 5 anni dalla registrazione (art. 24)

L’istanza di nullità del marchio potrà essere richiesta ai sensi dell’art. 184-bis comma 3 CPI quando:

• il marchio non soddisfa i requisiti previsti dal CPI (oggetto, forma) (artt. 7, 9, 10 co. 1), non presenta capacità distintiva (art. 13), oppure è contrario alla legge, ordine pubblico o al buon costume, o è idoneo ad ingannare il pubblico, è escluso dalla registrazione conformemente alla normativa UE o ad accordi internazionali (art. 14 co.1 lett. a, b, c-bis, c-ter, c-quater, c-quinquies, d)
• il marchio non doveva essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore (art. 184-bis co.3 lett. b)
• la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dal rappresentante senza il consenso del titolare (art. 184-bis co. 3 lett. c).

Alcune considerazioni

Grazie all’introduzione con Decreto n. 180/2022 del nuovo procedimento dinanzi a UIBM, si evidenzia una tendenza nel favorire un alleggerimento del contenzioso giudiziario “tradizionale” davanti al Tribunale, con conseguente accelerazione dei tempi di risoluzione delle controversie (decisione entro 24 mesi dal deposito dell’istanza) e minori costi per l’avvio del procedimento rispetto alla giustizia ordinaria.

Ricordiamo, tuttavia, che alcune materie resteranno di esclusiva competenza del Tribunale, quali la contraffazione di marchi, la concorrenza sleale, gli illeciti riguardanti i diritti della proprietà industriale, nonché le domande riguardanti indennità e risarcimento del danno.

La prospettiva europea

Il procedimento di nullità e decadenza è presente da diversi anni in ambito europeo (Regolamento UE 2017/1001), e può essere presentato mediante deposito di una domanda presso EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Le procedure di nullità e decadenza vengono più genericamente definite con l’espressione “procedimenti diretti alla cancellazione del marchio”, in quanto diretti a far valere da parte dei soggetti interessati, la nullità o la decadenza dai diritti del titolare di un marchio dell’Unione europea.

Quali sono i punti d’incontro tra la disciplina italiana e quella dell’Unione europea?

Rispondiamo al quesito con una breve infografica che pone a confronto i due modelli di procedimento di nullità e decadenza del marchio, rispettivamente dinanzi a UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ed EUIPO (European Union Intellectual Property Office) riportandone i punti in comune e le principali differenze riscontrate.