Dispositivi medici: quando è legittimo il “riconfezionamento” per l’importazione parallela

Tribunale di Milano – Sez specializzata Ordinanza n. 30014/2014

Vincono i produttori!
Il tema è il delicato problema del “riconfezionamento” di un prodotto, dispositivo medico, per l’importazione parallela dello stesso in differenti stati UE e a parlare è un’Ordinanza del Tribunale di Milano. La problematica giuridica si muove nella necessità di difendere due differenti interessi: la tutela del marchio (da una parte) e tutela della libertà di scambio nel mercato interno (dall’altra).
I fatti oggetto dell’interessante sentenza del Tribunale di Milano vedono un'azienda italiana che importa da altri mercati europei il dispositivo medico (One Touch Ultra strisce reattive per la misurazione della glicemia) d una casa farmaceutica ai fini del riconfezionamento e successiva vendita sul territorio italiano: più esattamente venivano acquistava confezioni da 50 strisce, riconfezionate poi per il mercato italiano in formati da 25 e 100.
La casa farmaceutica agisce in giudizio e ottiene in via di urgenza il sequestro e l'inibitoria del prodotto riconfezionato, la questione finisce davanti al Collegio Milano in via di reclamo.
In quella sede i giudici, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare le cause C-379/97 Upjohn e C-348/04 Boehringer) hanno sancito che il riconfezionamento è ammesso

• ove non alteri lo stato originario del prodotto o non sia esser tale da nuocere alla reputazione del marchio;
• ove sia necessario perché il prodotto importato parallelamente possa essere commercializzato nello Stato importatore e l'opposizione del titolare di un marchio al riconfezionamento dei medicinali contribuisce ad un isolamento artificioso dei mercati tra gli Stati membri dell'Unione Europea
• ove l'importatore parallelo che riconfeziona un prodotto munito di marchio abbia previamente informare il titolare del marchio della messa in vendita del prodotto riconfezionato.

Se non ricorrono le condizioni di cui sopra il titolare è legittimato ad opporsi al riconfezionamento.
Circa poi la sussistenza della “necessità” di tale processo, tale aspetto si considera escluso ove il riconfezionamento avvenga unicamente ai dini commerciali (C-348/04 Boehringer)
Ebbene, nel caso di specie il Collegio, confermando il giudizio del giudice di primo grado, ha ritenuto che le reclamanti non avessero dimostrato l'obiettiva necessità del riconfezionamento al momento della commercializzazione del dispositivo in Italia.
I giudici hanno osservato come, anzi, fosse pacifico tra le parti che su diversi mercati europei i medesimi prodotti fossero commercializzati anche nei formati da 25 e 100 strisce, che l'importatore parallelo avrebbe potuto acquistare ed importare senza necessità di riconfezionamento. Ne deriva, secondo il Collegio, che il riconfezionamento fosse stato dettato da meri motivi di vantaggio commerciale, incompatibili con la condizione di necessità.