Tutela dei marchi di impresa nazionali più forte: maggiori diritti conferiti al titolare dalla registrazione

D.Lgs. 20/2/2019 n. 15 (G.U. 8/3/2019 n. 57)

In un recente intervento abbiamo scritto della recente attuazione da parte del legislatore italiano della Direttiva 2436/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, illustrando le maggiori novità in merito a cosa può essere oggetto di registrazione e l’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica.

Il D.Lgs. 15/2019 ha introdotto importanti novità anche in relazione ai diritti conferiti al titolare dalla registrazione, estendendo la possibilità di vietare determinati comportamenti da parte di soggetti terzi.

Ai sensi dell’art. 20 CPI i diritti del titolare nel marchio consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio, vietando ai terzi 

• l’uso di un segno identico per prodotti o servizi identici
• l’uso di un segno identico o affine per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell’affinità si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico

Il nuovo testo dell’art. 20 comma 1 lettera c) ha esteso la tutela permettendo al titolare di vietare a terzi di usare nella propria attività economica un segno simile o identico al marchio registrato per prodotti o servizi NON affini, se il marchio registrato gode di rinomanza ed il suo uso consente di trarre un indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca pregiudizio agli stessi.

Inoltre il titolare del marchio ha il potere di vietarne l’utilizzo anche per fini diversi rispetto a quello di contraddistinguere prodotti e servizi.

In particolare il titolare del marchio può vietare di apporre il segno distintivo su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza… o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere utilizzati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

I diritti del titolare del marchio registrato si estendono anche alla riproduzione del segno in un dizionario o in una enciclopedia, con la possibilità per il titolare di richiedere che venga indicato che si tratta di un marchio registrato.

Il D.Lgs. 15/2019 ha introdotto interessanti novità anche sul fronte della tutela processuale, argomento di cui ci occuperemo in un prossimo intervento.