Rafforzata la tutela dei marchi di impresa nazionali con l'attuazione della Direttiva UE 2015/2436

D.Lgs. 20/2/2019 n. 15 (G.U. 8/3/2019 n. 57)

Con il D.Lgs. 15/2019 il legislatore italiano ha attuato la Direttiva 2436/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, apportando significative modifiche al nostro Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10/2/2005 n. 30).

La prima fondamentale novità riguarda cosa può essere oggetto di registrazione e l’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica.

Nel nuovo art. 7 CPI è stata soppressa la locuzione “suscettibili di essere rappresentati graficamente” per cui, così come già avviene per i marchi comunitari, sarà possibile registrare anche marchi olfattivi, sonori e luminosi fornendone la mera rappresentazione, purché il segno distintivo sia idoneo a

• distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e
• ad essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Parallelamente viene esteso il divieto di registrazione dei marchi di forma anche ad ogni altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto, ulteriore quindi alla mera forma dell’oggetto, con il chiaro intento di evitare di creare monopoli o diritti di privativa su aspetti che il pubblico apprezza da un punto di vista sostanziale, della realtà stessa del prodotto.

Importanti modifiche sono apportate anche al “marchio collettivo” mentre viene introdotto all’art. 11 bis il “marchio di certificazione”.

Sul marchio collettivo sono stati innanzitutto individuati i soggetti legittimati a richiedere la registrazione ovvero

• le persone giuridiche di diritto pubblico
• le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori di servizi o commercianti

L’art. 11, comma 2 prevede inoltre come obbligatorio l’allegazione del regolamento concernente l’uso del marchio collettivo alla domanda di registrazione.

Ai sensi del comma 4 art. 11 un marchio collettivo può consistere anche in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica del prodotto; in tal caso qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto di fare uso del marchio e di diventare membro dell’associazione di categoria titolare del marchio.

L’art. 11 bis introduce invece una vera e propria novità prevedendo il c.d. “marchio di certificazione” definito dalla Direttiva 2015/2436 come il marchio di impresa idoneo a distinguere prodotti o servizi relativamente ai materiali utilizzati, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o di erogazione dei servizi, alla qualità; di fatto questo tipo di marchio certifica determinate caratteristiche dei prodotti o servizi ma anche le modalità di produzione o di erogazione.

Possono richiederne la registrazione le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, purché non svolgano direttamente attività di fornitura dei prodotti o di erogazione dei servizi certificati.

Anche in questo caso è obbligatorio il deposito del regolamento d’uso del marchio di certificazione.

Ai sensi del comma 4 art. 13 un marchio di certificazione può consistere anche in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica del prodotto o del servizio; in tal caso però l’UIBM può rifiutare la registrazione se ritiene che i marchi richiesti possano recare pregiudizio allo sviluppo di altre iniziative analoghe nella regione.

Dalla data del deposito della domanda di registrazione decorrono per 10 anni i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato.

Il D.Lgs. 15/2019 ha introdotto importanti novità anche in relazione ai diritti conferiti al titolare dalla registrazione e alle possibilità di tutela del marchio, argomenti che saranno oggetto di un prossimo approfondimento.