Quando e come il know-how è tutelabile?

Il codice della proprietà industriale riconosce agli artt. 98 e 99 la tutela dei segreti commerciali, che al comma 1 dell’art. 98 sono così definiti

“Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni a) siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore b) abbiano valore economico in quanto segrete c) siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Nella definizione stessa sono contenute le caratteristiche che i segreti commerciali devono avere affinché possano essere oggetto di tutela.

Dette caratteristiche sono state recentemente oggetto di analisi da parte del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, nella sentenza n. 4812 del 24/3/2023.

IL CASO

Nel corso di un progetto di collaborazione tra due imprese, una aveva condiviso con l’altra le proprie conoscenze, tutte riconducibili al concetto di know-how, in parte traslate in un brevetto nazionale e nella parte non brevettabile in un dossier consegnato alla società partner per l’appunto in forma fiduciaria e nell’ottica della collaborazione relativa allo sviluppo di future collaborazioni in uno specifico settore.

La parte divulgante lamentava in giudizio che la ricevente si fosse appropriata di tutta la tecnologia comprensiva del know-how e, ritenendo che tale tecnologia fosse oggetto di privativa industriale accessoria al brevetto ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI, chiedeva il risarcimento del danno.

LA SENTENZA NELLA PARTE RELATIVA AL KNOW-HOW

Il Tribunale prende le mosse dalla lettura dell’art. 98 CPI; perché sia riconosciuta la tutela del konw-how deve trattarsi di

- informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, per ciò, sforzi o investimenti;

- informazioni che presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;

- informazioni che siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, trattandosi, evidentemente, di materiale non brevettabile.

Il Tribunale prosegue il proprio ragionamento mettendo in rilievo la differenza ontologica con il brevetto, nel senso che Il brevetto divulga un segreto o comunque un procedimento industriale la cui segretezza viene disvelata in cambio di una privativa per un determinato periodo di tempo; il know-how viene in considerazione quando la privativa non sia registrabile ovvero qualora l'imprenditore decida di non registrarla.

Per le informazioni riservate la segretezza assume un ruolo cruciale: in assenza di diritto di uso esclusivo, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali di cui dispone l’imprenditore devono rimanere segrete per non perdere il loro intrinseco valore commerciale e vengono perciò tutelate, solo se segrete ed esclusivamente in relazione all'abusiva appropriazione ad opera di terzi.

Nel caso di specie i giudici escludono la tutela delle informazioni riservate in quanto agli esiti dell’istruttoria le stesse risultano fare tutte parte integrante del brevetto registrato da parte attrice e come tali certamente non sono segrete, oltreché non nuove.

LA TUTELA DELLA SEGRETEZZA

Se è la segretezza uno degli aspetti cruciali che caratterizza i segreti commerciali, è evidente che dal punto di vista aziendale diventano fondamentali le modalità con cui tale segretezza viene assicurata e preservata.

L’art. 98 CPI prevede che le informazioni riservate “siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”. Gli strumenti adottati dall’azienda devono quindi essere concreti e idonei a garantire l’effettiva tutela del know-how ma allo stesso tempo soggettivamente adeguate rispetto al caso concreto.

Per l’azienda si tratterà di adottare

- sia misure interne all’azienda – endoaziendali – che riguarderanno misure sia “fisiche” sulla sicurezza dei luoghi dove le informazioni sono conservate sia, sempre più spesso, di sicurezza del sistema informativo, senza tralasciare i vincoli contrattuali di riservatezza e le policy aziendali cui tutti i dipendenti devono attenersi;

- sia misure esterne, il cui ruolo centrale è sicuramente ricoperto dagli accordi di riservatezza con fornitori e partner.