Marchio europeo e Brexit: tra continuità e nuovi diritti

Dopo la fine del periodo di transizione della Brexit il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea non si applicherà più al Regno Unito. Nei rapporti con l’Unione europea trovano invece applicazione le previsioni dell’accordo di recesso e i principi fissati con l’accordo di cooperazione.

Quali saranno le conseguenze?

Diritti già registrati

I diritti registrati continueranno ad essere tutelati nel Regno Unito.

L’art. 54, paragrafo 1 lettera a) dell’accordo di recesso prevede che il titolare di un marchio europeo registrato prima della fine del periodo di transizione diventerà titolare di un marchio equiparabile, registrato ed opponibile, tutelato secondo la legge del Regno Unito. Quindi:

• il marchio UK avrà la stessa data di deposito e di priorità del marchio EU;
• il marchio UK non potrà essere dichiarato decaduto per il fatto che il marchio EU non è stato precedentemente oggetto di uso nel territorio del Regno Unito;
• l titolare di un marchio che ha acquisito notorietà nel territorio dell’Unione prima della fine del periodo di transizione può esercitare i medesimi diritti in UK se dopo il 1/1/2021 la notorietà si baserà anche sull’uso del marchio fatto in territorio UK.
  
  

ATTENZIONE

Se un marchio EU è dichiarato nullo, decaduto o annullato in seguito ad un procedimento ancora in corso alla fine del periodo di transizione, il corrispondente marchio UK sarà a sua volta nullo o annullato o decaduto.

Secondo l’art. 55 dell’accordo di transizione

• soggetti competenti nel Regno Unito provvederanno alla registrazione dei marchi corrispondenti UK gratuitamente usando i dati a disposizione nel registro EUIPO;
• per i tre anni successivi alla fine del periodo di transizione i titolari di un marchio UK non dovranno avere obbligatoriamente un recapito postale in territorio UK.
  
  

Diritti non ancora registrati ma domanda depositata prima della fine del periodo di transizione

Ai sensi dell’art. 59 dell’accordo di transizione chi ha depositato una domanda di marchio prima della fine del periodo di transizione della Brexit avrà tempo 9 mesi per depositare una domanda equivalente nel Regno Unito; la domanda UK avrà la stessa data di deposito e di priorità della domanda UE.

Domanda di registrazione depositata dopo il periodo di transizione

Qualunque domanda di registrazione di un nuovo marchio EU pervenuta alla fine del periodo di transizione NON riguarderà più il Regno Unito, quindi il diritto di privativa riconosciuto sarà valido solo nel territorio dell’Unione.

Se hai interesse ad ottenere la registrazione di un marchio tutelabile anche in UK

1. deposita ora la domanda di registrazione davanti all’EUIPO;

2. provvedi entro 9 mesi dal 1/1/2021 a depositare un’equivalente domanda di registrazione in UK.  

Cosa prevede l'Accordo di Cooperazione?

Con l’accordo di cooperazione l’Unione europea ed il Regno Unito si sono impegnati per il futuro a regolare la materia dei marchi secondo i principi che seguono.

In primo luogo ciascuna parte manterrà un sistema di classificazione dei marchi coerente con l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, come modificato e riveduto. 

Le parti hanno inoltre stabilito congiuntamente

• I segni di cui un marchio può essere costituito, purché tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano rappresentati nel rispettivo registro dei marchi di ciascuna parte, in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione concessa al suo titolare. 
• I diritti conferiti da un marchio ovvero di  impedire a tutti i terzi che non hanno il consenso del titolare di utilizzare nel commercio qualsiasi segno identico al marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato nonché qualsiasi segno per il quale, a causa della sua identità o somiglianza con il marchio registrato e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da questo marchio e dal segno, esiste un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato. 
• Un sistema di registrazione dei marchi in cui ogni decisione finale negativa presa dall'amministrazione competente in materia di marchi, compresi i rifiuti parziali di registrazione, è comunicata per iscritto alla parte interessata, debitamente motivata e soggetta a ricorso. 
• Una procedura in contraddittorio che garantisce la possibilità per i terzi di opporsi alle domande di marchio o, se del caso, alle registrazioni di marchi.
• A mettere a disposizione una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi. 
• I principi che regolano la nullità e la decadenza di un marchio.