SULLA VIOLAZIONE DEI MARCHI REGISTRATI TRAMITE LA PUBBLCITA' ON LINE: le ultime dalla Corte di Giustizia

Case: Daimler AG v Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft C 179/15

In materia di uso e/o citazione dei marchi altrui su internet,  si torna sempre su alcuni topic fondamentali: come e quando usare lecitamente il marchio altrui allorchè si inserisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e, soprattutto, come comportarsi allorchè il marchio, per interruzione del business e/o della partnership con il relativo titolare, non possa essere più utilizzato in maniera legittima, ove, in particolare, il web sia pieno di pubblicità e/o comunicazioni, anche ad opera di terzi, attestanti il collegamento tra il marchio e l’utilizzatore.

Il caso su cui è intervenuta la Corte di Giustizia,  riguarda il celeberrimo marchio Mercedes - Benz, può essere così riassunto: la società Daimler  AG, titolare, come noto, del marchio Mercedes - Benz citava in giudizio un proprio ex concessionario ungherese in ragione del fatto che, dopo il venir meno dei rapporti commerciali tra le due società, erano rimaste on line informazioni e/o comunicazioni pubblicitarie riportanti il marchio in connessione con l’attività dell’ex concessionaria.

Va precisato come quest’ultima, a fronte dell’interruzione dei rapporti contrattuali con la casa automobilistica, si fosse comportata correttamente circa l’utilizzo del marchio registrato di titolarità di Daimler, avendo, infatti, provveduto a rimuoverlo da tutte le proprie comunicazioni e  sito on line ed avendo altresì intimato a tutti i siti internet di titolarità di terzi  che indicavano la concessionaria ungherese, senza averne raccolto il preventivo consenso, come una rivenditrice autorizzata di eliminare detta comunicazione e/o pubblicità dal proprio spazio on line.

Il Tribunale civile di Budapest presso cui Daimler aveva incardinato la controversia devolveva la questione alla Corte di Giustizia UE chiedendole di  stabilire se la concessionaria potesse essere sanzionata per violazione del marchio registrato Mercedes – benz anche per  comportamenti imputabili a terze parti (quei soggetti, cioè, che avevano indicato la concessionaria come rivenditore di Mercedes on line anche senza il relativo consenso).

La Corte di Giustizia ha analizzato il caso alla luce di quanto disposto dall’art. 5 Dir 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa, ai sensi del quale:

“ Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa”

La Corte di Giustizia UE ha applicato la norma al caso in cui, oltre al titolare del marchio e all’utilizzatore legitimo, siano coinvolte terze parti escluse dai rapporti contrattuali/commerciali tra le prime due, interpretandola come segue: in caso di inrerruzione dei rapporti tra titolare del marchio ed utilizzatore legittimo, non c’è violazione dell’art 5.,  a tutela dei marchi registrati - e, quindi, non sussiste possibilità di rivalersi sul l’utilizzatore - quando:

• il marchio sia stato “caricato” e/o riprodotto e/o utilizzato da terzi non autorizzati diversi dall’utilizzatore senza il consenso né di quest’ultimo, né del titolare del marchio ed altresì quando

• il marchio, caricato on line da terzi su richiesta dell’utilizzatore, a sua volta basata sull’autorizzazione del titolare del marchio stesso, non sia stato poi rimosso nonostante l’intimazione in tal senso dell’utilizzatore.

Chiariti, quindi, dalla Corte di Giustizia il ruolo del titolare e dell’utilizzatore ed, in particolare, entro quali limiti il titolare del marchio possa agire contro quest’ultimo.