Tutelare il marchio nel mondo virtuale

Nel metaverso beni e servizi di consumo sono offerti virtualmente in cambio di altri beni virtuali o criptovalute.

A partire dall’avatar, che dovrà essere dotato di capi di abbigliamento e accessori in linea con la sua immagine virtuale, fino all’acquisto di beni come case o opere d’arte o servizi virtuali.

La proprietà di un determinato bene virtuale è garantita dagli NFT, certificati digitali unici registrati in una blockchain, che autenticano prodotti digitali.

I grandi brand hanno capito da tempo le potenzialità offerte dal mercato virtuale ma anche i possibili pericoli; dal punto di vista della proprietà intellettuale si pone il grande tema della tutela a partire dalla tutela dei marchi.

La tutela delle Corti

I Tribunali offrono già alcuni esempi di tutela garantita a brand noti che lamentavano una violazione dei loro diritti di privativa nel metaverso.

Un caso italiano ha visto coinvolta la Juventus Football Club Spa, che contestava a un soggetto operante nel metaverso la condotta di contraffazione dei marchi denominativi Juve e Juventus e del marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce bianco e nero con due stelle sul petto e di concorrenza sleale consistita nell’uso non autorizzato dei marchi mediante la commercializzazione online di carte da gioco digitali riproducenti i suddetti segni distintivi.

Il Tribunale di Roma con ordinanza del 20/07/2022 ha ritenuto consistente il rischio di confusione ovvero che il pubblico di riferimento credesse che i prodotti contestati provenissero dalla stessa Juventus o da soggetto ad essa collegato; ha inoltre rilevato come i marchi registrati siano inerenti anche a pubblicazioni elettroniche scaricabili e che la società Juventus ha provato di essere attiva anche nel settore dei crypto game o blockchain game, per cui il Tribunale ha ravveduto anche un’ipotesi di concorrenza sleale.

Il Tribunale di Roma ha dunque disposto l’inibizione all’ulteriore produzione, commercializzazione, promozione o vendita degli NFT e dei contenuti digitali collegati, ordinando altresì il ritiro dal commercio e da ogni sito internet.

Un caso noto a livello mondiale ha riguardato le famose borse Birkin di Hermès: un noto designer ha infatti creato una collezione di NFT ispirate alla iconica borsa vendendole poi nei marketplace dedicati alla crypto art.

Hermès ha da anni registrato negli USA sia il marchio denominativo Birkin sia il marchio figurativo raffigurante l’immagine della borsa, ma non ha mai registrato il marchio nella classe dei beni digitali; Hermès si è dunque rivolto alla giustizia statunitense chiedendo l’accertamento anche in questo caso della contraffazione e dell’uso non autorizzato del marchio.

Il Tribunale del Distretto Sud di New York lo scorso 14 febbraio ha ritenuto che una collezione di NFT il cui valore risiede essenzialmente nel valore di prodotto di lusso del marchio Birkin, potrebbe in effetti trarre in inganno i consumatori.

La registrazione del marchio per i beni digitali

Sempre più brand, proprio al fine di tutelarsi dalla possibile contraffazione dei propri marchi registrati per i beni fisici chiedono la registrazione anche dei corrispondenti marchi per i beni digitali.

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore la 12° edizione della Classificazione di Nizza, che ha introdotto il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (download digital files authenticated by non-fungible token) nella classe 9.

Gli NFT sono però beni distinti dai prodotti digitali autenticati; per questo motivo EUIPO nelle “Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale dei marchi dell’Unione europea e dei disegni e modelli comunitari registrati”, ha affermato che

• il termine “beni virtuali” manca di per sé di chiarezza e deve quindi essere specificato il contenuto del bene virtuale (es. calzature virtuali), indipendentemente dal fatto che li si consideri nella Classe 9 come prodotti oppure in relazione ai servizi di vendita al dettaglio nella Classe 35
• il termine token non fungibili in quanto tale è inefficace ai fini della classificazione senza ulteriori specificazioni in merito all’oggetto al quale gli NFT si riferiscono, anche in questo caso deve dunque essere indicato il tipo di prodotto cui si riferiscono.

La registrazione del marchio per i beni digitali è importante perché ha il duplice scopo di aprire la strada e tutelare i brand nel mondo virtuali e contestaulmente tutelare i marchi corrispondenti nel mondo reale, evidtano rischi di confusione, di agganciamento parassitario e diperdita di valore del proprio marchio.