Forniture sanitarie: il rischio brevettuale può compromettere anche un'offerta tecnicamente conforme

La sentenza del TAR Bologna affronta una questione particolarmente interessante, in cui il principio d’immodificabilità dell'offerta si intreccia con la tutela della proprietà industriale; la questione posta è infatti se la sostituzione di un dispositivo con un modello aggiornato, dalle caratteristiche sostanzialmente inalterate, costituisca comunque una modifica inammissibile dell'offerta.

La vicenda nasce da una gara indetta da Intercent-ER per la fornitura di valvole aortiche percutanee, che prevedeva l'aggiudicazione del 65% del fabbisogno al primo classificato ed il restante 35% al secondo il quale offriva, alla scadenza di gara, un d.m. regolarmente commercializzato.

Nel corso della stessa, tuttavia, il Tribunale Unificato dei Brevetti accertava la violazione di un brevetto europeo da parte del produttore di detto d.m., il quale era quindi costretto a ritirare il dispositivo, sostituendolo con una versione aggiornata.

Nella gara in oggetto il 2° graduato sosteneva che comunque il “nuovo” modello presentasse caratteristiche tecniche e prestazionali sostanzialmente identiche al precedente offerto (e ritirato), ma la stazione appaltante ne disponeva ugualmente l'esclusione, ritenendo inammissibile la sostituzione.

Il TAR Bologna conferma la legittimità di detto provvedimento, non contestando al concorrente di aver partecipato con un prodotto interessato da una controversia brevettuale, ma contestandogli il fatto che non era più in grado di garantire la fornitura del d.m. originariamente proposto in gara; la conformità tecnica del nuovo prodotto alle specifiche richieste dal Capitolato non esaurisce infatti il giudizio sulla sua ‘idoneità contrattuale’, in quanto un dispositivo può soddisfare tutte le specifiche richieste in gara ma risultare, comunque, non concretamente fornibile per impedimenti giuridici sopravvenuti.

Né può soccorrere la clausola del Capitolato che consente la sostituzione con versioni tecnologicamente aggiornate, in quanto tale previsione opera esclusivamente durante l'esecuzione contrattuale e non nella fase di gara, in cui deve restar fermo il principio d’immodificabilità dell'offerta presentata.

La conclusione del TAR viene rafforzata dal “principio del risultato”, secondo cui l'Amministrazione non poteva ignorare il rischio d’aggiudicare una fornitura suscettibili di ritiro dal mercato; se infatti il ‘nuovo’ dispositivo dovesse risultare sostanzialmente identico al precedente, rimarrebbe esposto al medesimo rischio brevettuale, tanto più che l'impugnazione della decisione del Tribunale Unificato dei Brevetti non ne sospende automaticamente gli effetti.

Da quanto sopraesposto si possono dunque trarre alcuni ‘suggerimenti’, tanto per gli operatori economici in fase d'offerta quanto per le Amministrazioni in fase di valutazione.

Innanzitutto, anche volendo considerare i due dispositivi (“vecchio” e “nuovo”) come funzionalmente equivalenti, ciò non significa tuttavia che coincidano le caratteristiche rilevanti ai fini brevettuali; un dispositivo potrebbe infatti mantenere inalterate le prestazioni cliniche richieste dalla P.A., pur presentando modifiche progettuali tali da differenziarlo dalle caratteristiche protette dal brevetto.

In altri termini, due prodotti possono essere sostanzialmente equivalenti per la stazione appaltante, ma non necessariamente identici sotto il profilo brevettuale; da ciò ne discende che, per le PP.AA., una controversia brevettuale non dovrebbe tradursi automaticamente nell'esclusione del prodotto, in quanto è necessario verificare gli effetti delle decisioni giudiziarie, la disponibilità commerciale del dispositivo ed, in caso di aggiornamento tecnologico, la natura delle modifiche intervenute.

Per gli operatori economici, invece, non basta dimostrare che il dispositivo sia commercializzabile alla presentazione dell'offerta, né che un successivo modello conservi la medesima funzionalità, in quanto occorre che il produttore verifichi la disponibilità giuridica e materiale del bene, acquisendo adeguate garanzie e documentazione tecnica.

In definitiva, l'idoneità dell'offerta non dovrebbe dipendere soltanto da ciò che il prodotto è tecnicamente in grado di fare, ma anche dalla possibilità giuridica di fornirlo, senza tuttavia che la tutela (necessaria) della continuità delle forniture debba trasformare il rischio brevettuale in una presunzione assoluta di inidoneità, prescindendo da una concreta verifica tecnica e giuridica.